La negativa a otorgar licencias voluntarias ¿Es o no una causal independiente de otorgamiento de licencias obligatorias?

 

Alejandro Jorge Nobili 

                                                                      

“Madeja entropezada, quien te aspó…¿porqué no te devana?”. Diccionario de la Lengua Española, XVIII Edición, Voz: Madeja.

 

Sumario:-

I.-   Objetivo.

II.-  Introducción: Las licencias Obligatorias.

III.- Licencias obligatorias por la negativa a otorgar licencias voluntarias.

IV.- GATT-ADPIC.

V.- Ley de Patentes: 24.481 –t.o. dec. 260/96-.

VI.- El art. 42 del Reglamento –dec. 260/96, Anexo II-.

VII.- Conclusión.

 

I.- Objetivo:

 

                   El presente trabajo tiene como objetivo abordar la temática principal desde un análisis interpretativo, de manera tal de poder vislumbrar cuál es el verdadero alcance del complejo marco que regula al especial tema que convoca a este breve estudio.

                   Para ello, a modo de introducción mencionaré los argumentos encontrados; los que por un lado, apoyan y los que, por otro, cuestionan a las licencias obligatorias (género) y la “especial” causal del “fracaso de la negociación previa”.

                    Luego, analizaré el desarrollo legislativo que ha tenido el proceso que encuentra su principal basamento actual en el GATT/ADPIC, tratado con jerarquía normativa superior en la materia, después de la Carta Magna (art. 75 de la Constitución Nacional), al que nuestro país adhirió por la ley 24.425 (ADLA LV-A, 47; B.O. del 05/01/95); la ley 24.481 –modif. ley 24.576- y, por último, la reglamentación del decreto 260/96 (B.O. del 22/03/96).

 

I.- Introducción: Las Licencias Obligatorias:

 

                   La licencia obligatoria ha sido definida como la licencia decidida por la autoridad competente, sin recurrir  al consentimiento del propietario de la patente, que otorga a un tercero, bajo condiciones determinadas, el derecho a explotar la patente [1] .

                   Coincidentemente, aunque en forma más descriptiva, Bustamante Luna define a la licencia obligatoria como “el acto jurídico- administrativo, ejecutado por el organismo competente que a petición de parte interesada o por interés del Estado, confiere la explotación de una patente no explotada o deficientemente explotada cuando su mejor explotación es considerada necesaria o conveniente para la comunidad, reconociéndole una compensación adecuada al titular de la misma”. [2]

                   La principal causa de su existencia está dada en que si el titular de la patente no ejerce sus derechos de ninguna manera, la concesión de licencias obligatorias se convierte en una herramienta que posibilita la explotación de la patente. [3]

                   A pesar de su denominación, el titular de la patente sobre la que recae una “licencia obligatoria” no reviste la calidad de “licenciante” –en sentido contractual-, pues no presta el consentimiento a para el otorgamiento. No pueden extenderse, en consecuencia, las reglas propias de las licencias voluntarias. Así, el titular de las patentes no está sujeto a las garantías implícitas propias de las licencias voluntarias, ni se aplican las normas supletorias para la fijación del precio y de las demás condiciones de la licencia, propias de las licencias contractuales. [4]

                   Pero a su vez, las licencias obligatorias reconocen como límite una sólida protección de los derechos de la propiedad intelectual, que permitan atraer y desarrollar localmente inversiones.

                   Las licencias no voluntarias deben restringirse a situaciones de emergencia nacional (emergencia sanitaria o de seguridad nacional), al caso de patentes vinculadas o dependientes o a supuestos de abuso del titular de la patente (vgr., si éste obliga, a los efectos de comprar un producto patentado, a adquirir otros bienes que fabrica). [5]

 

III.- Licencias obligatorias por la negativa a otorgar licencias voluntarias:

 

                   Argumentos a favor:

 

1.      La falta de concesión de licencias voluntarias constituye una conducta anticompetitiva, como por ejemplo, si con tal actitud se persigue la pretensión de obtener regalías u otras contraprestaciones excesivas, respecto de tales licencias.

2.      Esta causal tiene particular importancia como herramienta para fortalecer la capacidad de negociación de potenciales licenciatarios y para inducir a la baja de los precios de los productos patentados.

3.      Mediante licencias obligatorias, es posible preservar el ingreso del patentado, beneficiando al consumidor con menores precios.

 

                   Argumentos en contra:

 

1.      El no otorgamiento de licencias voluntarias, lejos de tener algo de anticompetitivo, constituye el ejercicio del elemento definitorio del derecho de patente –la exclusividad sobre la invención-. No puede configurar una conducta ilícita, pues de hacerlo, todo el sistema de patentes quedaría vació de contenido.

2.      Licenciante y licenciado pueden negociar la tasa de regalías que estimen económicamente conveniente. Tales tasas pueden ser anuladas, por excesivas, bajo el Derecho argentino si hubo lesión u otro vicio causal de inexistencia o invalidez .

3.      Someter la regalía al criterio de razonabilidad de la autoridad de aplicación implica reducir el valor económico que el patentado derivará de la patente. [6]   

 

                   La polémica esta planteada desde la justificación de la existencia misma de la licencia obligatoria.

                   Durante el debate parlamentario de la ley 24.481, el Senador Alasino, al respecto manifestó: “Otro tema importante, que también lleva a situaciones límites, es el uso sin autorización del titular… Algunos sostienen que esta es una licencia automática encubierta. Otros están disconformes aun con esta norma” (refiere a los artículos 45 y 46 del proyecto –hoy 42 y 43, según el texto ordenado de la ley) “ y dicen que esto dificulta todavía más las cosas.” y sin más agrega: “Lo cierto es que nosotros establecemos el principio de que puede haber uso de las patentes sin autorización del titular”.

                       

IV.- GATT-ADPIC:

 

                   Los derechos conferidos por el Acuerdo al titular de una patente es el impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente (art. 28), sujeto a las disposiciones del art. 6.

                   Como excepción, los Estados  Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patenten ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros (art. 30).

                   Además, el Acuerdo prevé ciertas observaciones para aquellos Estados Miembros que reconocen otros usos (a los permitidos por el art. 30): “Sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial” (el subrayado no está en el texto original del inc. b) del art. 31).

                   Estas disposiciones del Acuerdo, que han servido de base a las normas de nuestra Ley de Patentes en esta materia, no establecen una enumeración limitativa o siquiera ejemplificativa respecto de las posibles causales de las licencias obligatorias [7] .

                   Sin embargo, queda claro que para el otorgamiento de las licencias obligatorias del art. 31, se exige como requisito previo la solicitud previa de una licencia voluntaria en condiciones comerciales razonables.

 

V.- Ley de Patentes: 24.481 –t.o. dec. 260/96-:

                    

                   Una interpretación literal de la norma del art. 42 de la L.P. [8] conlleva a desconocer a la patente como un derecho exclusivo respecto de una invención para caracterizarlo como un derecho a recibir la remuneración razonable que establezca la autoridad de aplicación, pues basta con la negativa a la oferta razonable y un plazo prudencial, para que el demandante pueda recurrir a la autoridad de aplicación para solicitar la “licencia” de la patente.

                   No en vano, ha recibido grandes críticas de la doctrina por entender que de tal forma se atenta contra las protecciones mínimas que requiere el Gatt-Adpic (confr. art. 28 del Acuerdo).

                   También se ha cuestionado al régimen del art. 42 de la L.P., en tanto implica otorgar licencias obligatorias en casos en que no existe falta de explotación, por ser inconsistente con el espíritu del Convenio de París. Éste prevé licencias obligatorias para los casos de abuso de los derechos del patentado y, particularmente en los casos de falta de explotación.

                   Otra inconsistencia del art. 42 de la L.P. con el régimen de licencias obligatorias por falta de explotación se origina por cuanto estas últimas licencias requieren acreditar la falta de explotación y la negativa del titular de la patente a otorgar una licencia voluntaria en condiciones comerciales normales.

                   El art. 42 dejaría sin sentido al régimen de licencias obligatorias fundado en la falta de explotación del art. 47 de la L.P. [9] pues bastaría con la negativa del titular (por su propio imperio), sin la necesidad de prueba alguna en materia de falta de explotación, para obtener una licencia obligatoria.

                   El desorden legal en la materia, según se advierte, es mucho [10] .

                   El fracaso de la negociación previa, como causal autónoma para otorgar la licencia en contra de la voluntad del titular de la patente fue cuestionada durante el debate parlamentario de la ley, en la Cámara de Diputados. Al revisar el texto del entonces art. 45 (ahora 42, después del “orden” del decreto 260/96), el diputado Usandizaga cuestionó la solución propuesta en el proyecto que se trataba, e ilustró sobre la interpretación que debía hacerse del art. 31, inc. b) del Gatt-Trips, fuente obligatoria de nuestra ley.

                   Su intervención, en tal sentido fue: “Otra disidencia que tengo, aunque no tan clara en su interpretación, está relacionada con el art. 45 del proyecto de ley. Estoy de acuerdo en general con todas las cláusulas que sean invocadas para obtener una licencia obligatoria. Mi discrepancia se vincula con la interpretación que se hace del inc. b) del art. 31. Aclaro que originalmente y con muchas dudas, mi proyecto contenía una interpretación similar a la del dictamen de comisión. Sin embargo, luego de volver a examinar el tema llegué a la conclusión de que el inc. b) del art. 31 en manera alguna puede configurar una causal autónoma que habilite el otorgamiento de una licencia obligatoria, porque no se compadece con el derecho al uso exclusivo que otorga una patente a su titular. Asimismo concluí que lo que legislaba esa disposición del acuerdo TRIPS era un procedimiento de negociación.

                   Esa duda que tenía me fue disipada en la reunión del 19 de octubre del año pasado de la Comisión de Industria, que se celebró con la presencia del director nacional de Comercio Exterior, licenciado Stancanelli. Considero que su opinión es autorizada porque es el funcionario que representó al Estado argentino en todas las tratativas de la Ronda Uruguay del GATT. En verdad valoro su opinión como funcionario y como técnico; por eso le pregunté en la mencionada reunión de comisión si interpretaba que el inc. b) del art. 31 constituye una causal autónoma que autoriza el otorgamiento de licencia obligatoria o es un procedimiento de negociación. El licenciado Stancanelli me respondió que no es una causal autónoma sino un procedimiento de negociación obligatorio para todos aquellos que gestionan una licencia obligatoria, con exclusión de los caso de emergencia sanitria  (sic), abuso monopólico o necesidad pública. A diferencia de lo que ocurre con el artículo 42, acepto que aquí cabe una interpretación distinta. La norma es más amplia, pero su ustedes observan el artículo 47 del dictamen de comisión, observarán que, cuando hace referencia a la disposición inserta en el art. 45, habla justamente del procedimiento de negociación” (resaltado y subrayado no aparecen en la publicación del debate) (confr. texto publicado del Desarrollo Parlamentario de la ley 24.481, en La Ley “Antecedentes Parlamentarios, parágrafos 330 y 311, en págs. 2268 y 2269).

                   De esta forma, a través de la crítica y del énfasis puesto por el diputado Usandizaga, al tratar de argumentar su disidencia con la solución del art. 42, reconoce el legislador que la voluntad de sus colegas fue la de reconocer la autonomía de la causal.

                   Por su parte, el diputado Varela Cid, también así lo consideró al comparar el proyecto de ley aprobado por el Senado (en revisión ante la Cámara de Diputados) con un régimen de patentes sólido y con el Gatt-Adpic.

 

(confr. pub. del Desarrollo Parlamentario de la ley 24.481, en La Ley “Antecedentes Parlamentarios, parágrafos 397, en pág. 2283).

                   A través del art. 42 (en su texto original) se transforma un requisito del acuerdo Gatt/Adpic para la concesión de licencias obligatorias –fracaso en las negociaciones privadas- en una causa para otorgarla, excediéndose así del marco de protección.   

 

VI.- El art. 42 del Reglamento –dec. 260/96 Anexo II-.

                                                          

                   La reglamentación del art. 42 [11] establece una serie de disposiciones en las que la negociación previa es requisito para la concesión de una licencia obligatoria fundada en la falta de explotación de la invención patentada.

                   ¿Ha sido este un intento de quitar la autonomía como causal del fracaso de la negociación previa para otorgar licencia obligatoria e intentar una vez más –por la vía equivocada- subsanar errores en las soluciones antecedentes de la ley de fondo?.

                   Para cierta parte de la doctrina, el art. 42 (Dec. 260/96, Anexo II), está destinado al supuesto de licencias por falta de explotación (art. 43 del T.O. –Anexo I) y no a las licencias motivadas por una negativa a conceder licencias. Por ende no reglamenta a al régimen de licencias obligatorias por falta de otorgamiento de licencias voluntarias, que sigue en pie, aunque carente de reglamentación. [12]

 

VII.- Conclusión.

                    

                   El régimen de licencias obligatorias constituye una excepción al contenido general de una patente: el ius prohibendi, contra todo tercero que pretenda atentar contra los derechos del titular.

                   Como en todo régimen de excepción debe primar el cuidado y  la prudencia  en la celosa tarea de su reglamentación, pues se corre el peligro de desnaturalizar los fundamentales principios que orientan al sentido general del instituto que norman.

                   Del breve desarrollo de los antecedentes normativos, se ha podido observar que la ley superior (el Acuerdo Gatt-Trip) ha sido excedida por la ley 24.481 dictada para adecuar sus principios rectores a la normativa interna. Luego, con un decreto posterior, se ha tratado de encauzar el curso marcado por el Acuerdo, pero desviado por la ley. Es decir, en favor de la “ley más superior” pero en contra de otra ley de jerarquía (inferior al Acuerdo) pero de rango superior al decreto.

                   Como ya se dijo, el desorden es grande y, claramente, atenta contra  la finalidad del sistema de patentes de invención: La protección de los derechos, creando la confianza necesaria para contribuir al progreso tecnológico y el desarrollo social y el bien común del individuo y de sus organizaciones.

                   La actitud del cambio debe generarse desde la doctrina, la jurisprudencia y, claro está, mediante una legislación acorde.

OTRA BIBLIOGRAFIA CONSULTADA Y NO CITADA A PIE DE PAGINA

 

1.      IVAN ALFREDO POLI: “Comentario al Proyecto de Ley de Patentes de Invención”, Buenos Aires, 1992.

2.      DANIEL R. ZUCCHERINO: “Patentes de Invención. Introducción al Estudio de su Régimen Legal”, Ad Hoc., Bs. As., Octubre 1998.

3.      BREUER MORENO: “Tratado de Patentes de Invención”·, Vol. I y II, Abeledo Perrot, Bs. As., 1957.

4.      UNIVERSIDAD DE SANTIAGO, “Revista del Instituto de Derecho Industrial – Hacia un nuevo Sistema de Patentes”, Ed. Montecorvo S.A. , Madrid, 1982.

5.      REVISTA DEL DERECHO INDUSTRIAL , Año 13, Nº 39, Ed. Depalma.